Chuyên mục do Asoka Law cung cấp tin tức mới nhất về bảo vệ sở hữu công nghiệp tại Việt Nam: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí mật kinh doanh, tên thương mại, tên miền, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn,...
Tên miền (domain) là địa chỉ duy nhất trên internet được sử dụng để xác định và truy cập vào website của một doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân hoặc các tài nguyên trực tuyến khác. Trong đó:
Tên miền quốc tế là dạng tên miền cấp cao, được sử dụng chung cho mọi quốc gia, vùng lãnh thổ, do Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế (ICANN) giám sát. Tên miền quốc tế có đuôi mở rộng như “.com”, “.net”, “.org”, “.int”… Ví dụ như: www.facebook.com, www.wipo.int, www.wto.org…
Tên miền quốc gia là dạng tên miền được sử dụng ở riêng mỗi quốc gia, do một tổ chức đặc thù của quốc gia đó quản lý. Tên miền quốc gia Việt Nam ở cấp cao nhất có đuôi là “.vn” được quản lý và cung cấp bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông. Ví dụ như: www.asokalaw.vn, www.ipvietnam.gov.vn, www.most.gov.vn…
Ở Việt Nam, tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thì phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Công nghệ thông tin 2006 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch 2017).
Nhãn hiệu và tên miền đều đóng vai trò quan trọng trong chiến lược marketing của doanh nghiệp, giúp người tiêu dùng nhận diện được thương hiệu đến từ doanh nghiệp đó. Thông thường, các doanh nghiệp sẽ sử dụng tên miền có chứa nhãn hiệu để người tiêu dùng dễ dàng truy cập vào website.
Ví dụ như tại địa chỉ www.asokalaw.vn có chứa nhãn hiệu “Asoka” đã được đăng ký và sử dụng gắn với các dịch vụ mà Asoka Law cung cấp.
Trong khi nhãn hiệu là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, được quản lý bởi Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ thì tên miền, ở cấp độ quốc tế lẫn quốc gia, đều thuộc sự quản lý chung của Bộ Thông tin và Truyền thông theo Điều 12 Nghị định 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.
Điều 12. Đăng ký tên miền
1. Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế mà tổ chức quốc tế phân bổ cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.
Nhãn hiệu và tên miền được quản lý bởi hai cơ quan khác nhau
Việc đăng ký tên miền và đăng ký nhãn hiệu đều theo nguyên tắc “đến trước, cấp trước”. Tuy nhiên, trong khi một nhãn hiệu có thể được đăng ký bởi nhiều chủ sở hữu khác nhau cho các sản phẩm/dịch vụ không trùng hoặc tương tự thì tên miền lại mang tính duy nhất trên phạm vi toàn cầu, nghĩa là không có tình trạng tồn tại hai tên miền giống nhau.
Tranh chấp giữa nhãn hiệu và tên miền dùng để chỉ những mâu thuẫn xảy ra giữa một bên là chủ sở hữu nhãn hiệu và bên kia là chủ thể đã đăng ký tên miền khi nhãn hiệu và tên miền có tính chất trùng lặp hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau.
Có thể thấy, hai đối tượng này thuộc hai lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, mâu thuẫn sẽ xuất hiện khi có hành vi “chiếm hữu, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ của người khác với dụng ý xấu, lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu nhằm thu lợi bất chính”. Đây được xem là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm các đối tượng sở hữu công nghiệp của người khác (điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ).
Điều 130. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh
1. Các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh:
d) Chiếm hữu, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng với dụng ý xấu, lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng nhằm thu lợi bất chính.
Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp có thể kể đến như: (1) Giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có sự kết nối về cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc tra cứu chéo trước khi đăng ký[1; hay (2) Nhiều chủ thể kinh doanh lầm tưởng rằng đăng ký nhãn hiệu thì không cần đăng ký tên miền, tạo cơ hội cho vấn nạn “đầu cơ tên miền” (domain name speculation) hoặc “chiếm dụng tên miền” (domain name cybersquatting) nhằm thu lợi bất chính.[2]
Cần đăng ký cả nhãn hiệu và tên miền để khẳng định quyền sở hữu trí tuệ
Tranh chấp tên miền có thể được giải quyết thông qua hòa giải, trọng tài hoặc tòa án. Bài viết này phân tích quá trình giải quyết tranh chấp nhãn hiệu và tên miền từ các bản án dân sự sơ thẩm.
➢ Tóm tắt nội dung vụ án:
Nguyên đơn là Công ty OSR (nhà sản xuất hệ thống chiếu sáng hàng đầu thế giới) đã đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, nhãn hiệu đã được phổ biến rộng rãi và được nhiều người tiêu dùng biết đến, sử dụng. Công ty OSR sở hữu hơn 640 tên miền chứa nhãn hiệu theo cấu trúc “osr…com”. Qua tra cứu, nguyên đơn phát hiện bị đơn là ông Nguyễn Đức T đã đăng ký và sử dụng các tên miền: “osr…com.vn” và “osr…vn”. Đáng chú ý, bị đơn là giám đốc của Công ty cổ phần thương mại thiết bị ĐHN (hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm chiếu sáng như bóng đèn) đã và đang xây dựng, kinh doanh, quản trị hoạt động các website mà các tên miền tranh chấp dẫn tới để quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm chiếu sáng của nhiều thương hiệu khác nhau dưới tên Công ty ĐHN.
* Lập luận từ phía nguyên đơn: Việc bị đơn xây dựng và quản lý các website mà các tên miền tranh chấp dẫn tới để phục vụ cho hoạt động kinh doanh trùng/tương tự với sản phẩm/dịch vụ được đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu OSR... hoàn toàn có thể khiến người tiêu dùng khi truy cập vào các trang Website này nhầm lẫn nguyên đơn là chủ sở hữu các website này hoặc chủ sở hữu các website này có mối liên hệ với nguyên đơn. Như vậy, hành vi đăng ký và sử dụng các tên miền tranh chấp của bị đơn là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
* Lập luận từ phía bị đơn: Bị đơn đã đăng ký trước các tên miền tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, nguyên đơn không đăng ký các tên miền này nên không có quyền khởi kiện. Bên cạnh đó, đây là tranh chấp về tên miền, không phải là tranh chấp về sở hữu trí tuệ nên yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không có căn cứ pháp luật.
➢ Hướng giải quyết của Tòa án:
Căn cứ pháp lý:
- Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;
- Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);
- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;
- Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
Lập luận và quyết định của Tòa án:
Việc bị đơn đăng ký và sử dụng các tên miền tranh chấp nhưng chưa được nguyên đơn cho phép sử dụng nhãn hiệu OSR... và bị đơn sử dụng các tên miền tranh chấp để xây dựng các website qua đó thực hiện việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ tương tự với sản phẩm/dịch vụ mà nhãn hiệu OSR... đăng ký bảo hộ là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ. Vì vậy, Tòa án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn: Thu hồi tên miền quốc gia và của ông Nguyễn Đức T đăng ký, sử dụng ngày 03/3/2014 tại Trung tâm Internet Việt Nam và ưu tiên cho OSR...GMBH đăng ký sử dụng trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 130, khoản 1 Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ, khoản 3 Điều 16 Nghị định 72/2013/NĐ-CP và khoản 3 Điều 16 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT).
Về yêu cầu bồi thường, bị đơn đăng ký sử dụng các tên miền tranh chấp là cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền (khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ). Bị đơn là hành vi trái pháp luật do đó bị đơn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và thanh toán các chi phí hợp lý cho nguyên đơn số tiền 203.960.000 đồng.
Về yêu cầu xin lỗi công khai, buộc ông Nguyễn Đức T phải đăng lời xin lỗi công khai OSR BMBH trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và trên ba kỳ liên tiếp của Báo Tuổi trẻ.
➢ Tóm tắt nội dung vụ án:
Nguyên đơn là Công ty KD sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nệm cao su thiên nhiên, giường, gối, salon... Trong quá trình kinh doanh Công ty KD đã đăng ký và là chủ hữu hợp pháp của nhãn hiệu và bản quyền nhãn hiệu “KD”.
Năm 2016, nguyên đơn phát hiện bị đơn là ông Nguyễn Tiến Tr đã sử dụng từ khóa “KD” để đăng ký sở hữu và sử dụng tên miền “KD247.com” để phục vụ kinh doanh của mình mà không có sự đồng ý và cho phép của nguyên đơn. Vào các ngày 12/8/2017 và 12/01/2018, phía nguyên đơn lần lượt gửi đến bị đơn và 5 địa chỉ kinh doanh mà bị đơn đang quảng cáo có hoạt động kinh doanh các Thư thông báo và khuyến cáo về hành vi xâm phạm nhãn hiệu KD đã được bảo hộ toàn cầu tuy nhiên phía bị đơn không có bất kỳ phản hồi.
Thêm vào đó, bị đơn không những không chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật nói trên mà còn công khai rao bán tên miền “KD247.com” trên mạng internet.
* Lập luận từ phía nguyên đơn: Bị đơn đã có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu “KD” đã được bảo hộ toàn cầu. Do đó nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải chấm dứt ngay hành vi sử dụng tên miền có từ khóa “KD” vĩnh viễn; thay đổi thông tin tên miền không còn chứa từ khóa “KD” và chấm dứt hành vi rao bán tên miền “KD247.com”.
* Lập luận từ phía bị đơn: Bị đơn mua tên miền KD247.com hợp pháp và đang sở hữu không có ý kinh doanh hay mua bán các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến lĩnh vực công ty KD đã đăng ký. Từ ngày 19/9/2018, bị đơn không rao bán tên miền nữa và tạm thời không còn sử dụng tên miền này. Bị đơn không đồng ý thay đổi tên miền vì đã đăng ký sở hữu hợp pháp. Đến ngày 08/11/2018, tên miền sẽ hết hạn, khi đó bị đơn không đăng ký gia hạn tên miền này nữa và nguyên đơn tự liên lạc xử lý.
➢ Hướng giải quyết của Tòa án:
Căn cứ pháp lý:
- Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009;
- Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;
- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Lập luận và quyết định của Tòa án:
Tại hai vi bằng được lập vào các ngày 07/11/2017 và 11/4/2018 do nguyên đơn cung cấp và Công văn số 45-18/PAVIETNAM/DVKH-CV ngày 12/11/2018 của Công ty TNHH P.A Việt Nam (Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam) đã ghi nhận bị đơn là chủ sở hữu tên miền “KD247.com”, đã có những hành vi như rao bán sản phẩm “Nệm cao su xếp 10cm” trên website có tên miền “KD247.com” và rao bán tên miền “KD247.com”.
Việc bị đơn đăng ký sử dụng tên miền quốc tế là hoàn toàn phù hợp (khoản 1,2 Điều 12 Nghị định 72/2013/NĐ-CP). Tuy nhiên, bị đơn sử dụng tên miền có dấu hiệu “KD” nhưng không được sự đồng ý của nguyên đơn là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu (khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ).. Mặc dù ông Tr cam kết không gia hạn và không sử dụng tên miền “KD247.com” này nữa, nhưng hiện tại tên miền vẫn còn tồn tại. Do đó, Tòa án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn: Buộc bị đơn phải chấm dứt hành vi sử dụng tên miền “KD247.com” và hành vi rao bán tên miền “KD247.com” ngay khi án có hiệu lực pháp luật .
Đối với yêu cầu buộc bị đơn thay đổi thông tin tên miền sao cho tên miền “KD247.com”. Xét thấy, yêu cầu này của Công ty KD là không hợp lý bởi lẽ khi buộc bị đơn không sử dụng tên miền nêu trên thì không còn dấu hiệu vi phạm nên không chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn.
Từ hai bản án trên, chúng ta có thể rút ra một số điều sau:
Thứ nhất, thông thường bên khởi kiện là chủ sở hữu nhãn hiệu bị ảnh hưởng từ việc đăng ký, sử dụng tên miền chứa nhãn hiệu của người khác.
Thứ hai, mặc dù tên miền không phải là đối tượng của pháp luật sở hữu trí tuệ nhưng khi việc đăng ký và sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu thì Tòa án có quyền viện dẫn quy định của Luật Sở hữu trí tuệ để giải quyết tranh chấp.
Thứ ba, chủ sở hữu có quyền yêu cầu Tòa án áp buộc bên đăng ký, sử dụng tên miền đang bị tranh chấp chấm dứt hành vi sử dụng tên miền, thu hồi tên miền (đối với tên miền quốc gia) để ưu tiên cho chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký sử dụng tên miền, bồi thường thiệt hại và buộc xin lỗi công khai trên các trang phương tiện truyền thông.
Thứ tư, tùy theo nhận định của Tòa án về tính chất của sai phạm để ra phán quyết cuối cùng.
Chẳng hạn tại Bản án số 28/2019/KDTM-ST, Hội đồng xét xử nhận định rằng việc bị đơn đăng ký và sử dụng các tên miền tranh chấp nhưng chưa được nguyên đơn cho phép sử dụng nhãn hiệu OSR... và bị đơn sử dụng các tên miền tranh chấp để xây dựng các Website qua đó thực hiện việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ tương tự với sản phẩm/dịch vụ mà nhãn hiệu OSR... đăng ký bảo hộ là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ. Còn tại Bản án số 1684/2018/KDTM-ST, Tòa án nhận định hành vi của bị đơn không phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh mà là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo quy định tại Khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo quan điểm của Asoka, bị đơn đã có hành vi rao bán các sản phẩm trên website tên miền “KD147.com” trùng với các sản phẩm mà nguyên đơn đã đăng ký cho nhãn hiệu “KD”, do đó nếu kết luận đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì sẽ hợp lý hơn.
Dẫu vậy, Tòa án vẫn nhận định hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, do đó có thẩm quyền áp dụng các biện pháp dân sự kể trên đối với bị đơn (Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ).
Trên đây là những phân tích về tranh chấp nhãn hiệu và tên miền. Quý khách hàng có quan tâm đến vấn đề này vui lòng liên hệ Asoka IP Law để được tư vấn thêm chi tiết.
Thông tin liên hệ Asoka IP Law:
Khu vực Miền Bắc: 096 191 4328 (zalo/WhatsApp/telegram)
Khu vực Miền Nam: 0984 333 629 (zalo/WhatsApp/telegram)
Email: ipsupport@asokalaw.vn hoặc consult@asokalaw.vn
Bài viết được nghiên cứu, tổng hợp và bình luận bởi: Thuý Vy.
[1] Tham khảo bài viết: ThS Diệp Thị Thanh Xuân (2020), “Xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, truy cập tại: https://vjst.vn/vn/tin-tuc/3776/xung-dot-giua-nhan-hieu-va-ten-mien.aspx
[2] Tham khảo tại: “Tranh chấp tên miền”, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền Thông, truy cập tại: https://vnnic.vn/tranhchaptenmien/hotro/kh%C3%A1i-ni%E1%BB%87m-v%E1%BB%81-tranh-ch%E1%BA%A5p-t%C3%AAn-mi%E1%BB%81n
consult@asokalaw.vn
Công ty Luật TNHH Asoka
Trụ sở chính tại TP. HCM: SAV3-01.06, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Trụ sở tại TP. Hà Nội: 68 Phố Nguyễn Vĩnh Bảo, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Giấy ĐKHĐ số: 41.02.2946/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh cấp
