Các lưu ý để chuyển nhượng nhãn hiệu thành công

Thế nào là chuyển nhượng nhãn hiệu?

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ

• Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
• Căn cứ chuyển nhượng;
• Giá chuyển nhượng;
• Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu

• 02 Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (theo mẫu mới nhất của Cục SHTT tại thời điểm nộp tờ khai);
• 01 Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực). Nếu hợp đồng bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải nộp kèm bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp hợp đồng có nhiều trang thì các bên phải ký xác nhận vào từng trang hoặc đóng dấu giáp lai;
• 01 văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng (nếu nhãn hiệu thuộc sở hữu chung);
• Nếu nhãn hiệu được chuyển nhượng là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận thì cần thêm các tài liệu sau:
  • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của Bên nhận chuyển nhượng;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn của bên nhận chuyển nhượng đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu có phải lúc nào cũng được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận hay không?

1. Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; và
2. Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

1. Nhãn hiệu được chuyển nhượng trùng hoặc tương tự với tên thương mại của Bên chuyển nhượng. Ví dụ: Công ty A chuyển nhượng nhãn hiệu “A” cho Công ty B. Do tên của Công ty A có chứa nhãn hiệu “A”, nên có khả năng người tiêu dùng sẽ nhầm lẫn sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu A vẫn là của Công ty A sản xuất, kinh doanh; hoặc
2. Chủ sở hữu nhãn hiệu được chuyển nhượng còn sở hữu nhiều nhãn hiệu trùng/tương tự với nhãn hiệu được chuyển nhượng mà không chuyển nhượng hết. Điều này dẫn đến việc người tiêu dùng sẽ lầm tưởng Bên chuyển nhượng vẫn sở hữu nhãn hiệu được chuyển nhượng. Để không bị từ chối vì lý do này, Bên chuyển nhượng cần chuyển nhượng toàn bộ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu của các nhãn hiệu trùng/tương tự.

Vậy có cách nào để chuyển nhượng nhãn hiệu trùng/tương tự gây nhầm lẫn với tên thương mại của Bên chuyển nhượng không?

• Bên chuyển nhượng chuyển cho Bên nhận toàn bộ cơ sở kinh doanh và Bên nhận hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó; hoặc
• Bên chuyển nhượng loại bỏ ngành nghề kinh doanh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu và phải có tài liệu ghi nhận việc loại bỏ ngành nghề do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp. Ví dụ, nhãn hiệu được chuyển nhượng đã được đăng ký cho sản phẩm thuốc, thì Bên chuyển nhượng phải loại bỏ các ngành nghề liên quan đến dược phẩm, thuốc trong đăng ký kinh doanh; hoặc
• Bên chuyển nhượng giải thể, không còn tồn tại sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu (phải bổ sung được tài liệu chứng minh việc giải thể); hoặc
• Bên chuyển nhượng thay đổi tên sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng để không còn chứa yếu tố trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được chuyển nhượng. Việc thay đổi này phải được ghi nhận trên Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Ví dụ: Bên chuyển nhượng là Công ty A như ví dụ ở trên đổi tên thành Công ty C để có thể chuyển nhượng nhãn hiệu “A”; hoặc
• Các trường hợp khác thỏa mãn điều kiện quy định tại Điều 74.2.k và Điều 139 của Luật SHTT. Hiện nay, chưa có hướng dẫn cụ thể cho quy định này mà sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp thực tế. ASOKA IP LAW sẽ hỗ trợ tư vấn và đề xuất giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng theo vụ việc cụ thể.