"Nhượng quyền khi chưa sở hữu" – rủi ro đơn kép

Nhượng quyền là nhượng gì?

Quy định về nhượng quyền thương mại, hiện nay tại Việt Nam văn bản pháp lý đầy đủ nhất là Luật Thương Mại, nhưng đã ra đời cách đây 18 năm về trước! Tức là vào năm 2005.

Tại điều 284 của Luật Thương Mại 2005 quy định rằng:

“Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.”

Có thể thấy nội hàm của việc nhượng quyền gắn liền với việc cho phép người khác/chủ thể khác được sử dụng đối với tài sản sở hữu trí tuệ, cụ thể là: đối với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nhanh chân, mau chóng “nhượng” ngay cả khi chưa được công nhận mình là chủ sở hữu!

Như thế nào là sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ để nhượng quyền?

Luật sở hữu trí tuệ có quy định rõ căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Điều 6, Luật Sở Hữu Trí Tuệ, bản sửa đổi, bổ sung năm 2022:

1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

2. Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư­ơng trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây ph­ương hại đến quyền tác giả.

3. Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau:

a) Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

b) Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó;

c) Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó;

d) Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh.

Hiểu đơn giản hơn, việc nhượng quyền thương mại, ít nhất đối với phần nhãn hiệu thì chủ sở hữu buộc phải xác lập bằng cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Đối với bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo mặc dù có thể phát sinh tự động theo phương thức bảo hộ quyền tác giả, nhưng khi tranh chấp xảy ra, nếu các tài sản này đã được Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký thì có nghĩa là họ được miễn trừ nghĩa vụ chứng minh, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại, theo khoản 3 điều 49 Luật Sở Hữu Trí Tuệ.

Rủi ro khi chưa đăng ký nhãn hiệu mà đã nhượng quyền

Khi chưa được xác nhận là chủ sở hữu nhãn hiệu mà anh chị đã đưa hệ thống của mình đi nhượng quyền thì có các nguy cơ sau xảy ra:

1. Tranh chấp nhãn hiệu vì gây trùng, tương tự đến mức nhầm lẫn

Nhiều vụ việc thực tế đã xảy ra, khi chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực đưa hàng hoá, sản phẩm dịch vụ của mình đi bán thì phát hiện ra đối thủ đã nhanh chân đăng ký trước mình. Đối với các nước ưu tiên việc bảo hộ nhãn hiệu theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên như Việt Nam thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất. Tại thời điểm này, tranh chấp giữa chủ sở hữu thực và người đăng ký sớm hơn dễ dàng xảy ra, mà nếu như theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên thì người đăng ký sớm gần như sẽ giành được xác suất chiến thắng cao hơn.

Như vậy, ngoài việc phải từ bỏ nhãn hiệu đã xây dựng, chủ nhượng quyền còn phải đền bù các chi phí liên quan đến tranh chấp. Người nhận nhượng quyền lúc này chắc chắn không thể tiếp tục kinh doanh dưới nhãn hiệu đã nhận nhượng quyền.

2. Từ bỏ nhãn hiệu vì không có khả năng đăng ký

Thông thường tại Việt Nam, các doanh chủ thường đặt tên nhãn hiệu có yếu tố định danh hàng hoá, dịch vụ. Ví dụ: bán cà phê thì nhất định sẽ một vài người đặt: “cái tiệm cà phê”, “ngôi nhà cà phê”, “cà phê xanh”, “cà phê sạch”, bán phở thì đặt: “tiệm phở ngon”, “phở gia truyền”, “phở nhà làm”,…Tuy nhiên cách đặt tên thương hiệu như vậy đã phạm phải các dấu hiệu “không có khả năng phân biệt”, dẫn đến việc mặc dù đáp ứng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên nhưng nhãn hiệu vẫn bị từ chối bảo hộ.

Quá trình xét duyệt đơn đăng ký nhãn hiệu hiện nay thường kéo dài đến 2 năm, thậm chí hơn nữa. Chủ nhượng quyền thường “không chờ được”, đã đi nhượng quyền đến vài cửa hàng. Tuy nhiên lúc nhận được quyết định từ chối cấp của Cục Sở Hữu Trí Tuệ thì không còn cách nào khác là phải từ bỏ nhãn hiệu, thay đổi toàn bộ hệ thống nhượng quyền. Lúc bấy giờ người nhận quyền tất nhiên sẽ bị liên đới thiệt hại.

Trên đây chỉ là một vài khía cạnh nhỏ trong việc phân tích rủi ro khi nhượng quyền thương hiệu trước thực trạng nhượng quyền “bất chấp” như hiện nay. Hy vọng chia sẻ cùng các anh chị doanh chủ trên con đường kinh doanh bền vững.

Bài chia sẻ của Luật sư Tâm

Luật sư chuyên sở hữu trí tuệ của Asoka Law.

Thông tin liên hệ Asoka IP Law:

• Khu vực Miền Bắc: 096 191 4328 (zalo/WhatsApp/telegram)
• Khu vực Miền Nam: 0984 333 629 (zalo/WhatsApp/telegram)

Email: ipsupport@asokalaw.vn hoặc consult@asokalaw.vn